Использование незарегистрированного товарного знака

«Нужно ли регистрировать свой товарный знак или это необязательно?» – один из самых распространенных вопросов у начинающих предпринимателей. Желание сэкономить на регистрации знака может обойтись очень дорого, так как при нарушении чужих исключительных прав суд может не только взыскать денежную компенсацию, но и принять решение о лишении свободы. В этой статье мы подробно рассмотрим, какие риски несет в себе использование незарегистрированного товарного знака, и что нужно делать, чтобы свести их к минимуму.

Что говорится в законе

Законодательством России прямо не запрещено использование незарегистрированного товарного знака. Хотя сам статус «товарный знак» обозначение может приобрести только после его государственной регистрации в «Роспатенте».

«На товарный знак, то есть, на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак»

Гражданский кодекс РФ
ст. 1477, п.1. Товарный знак и знак обслуживания

До проведения государственной экспертизы обозначению не предоставляется государственная охрана, а предприниматель может использовать его на свой страх и риск.

В Гражданском кодексе существует также другое понятие – коммерческое обозначение. Оно не является синонимом товарного знака, а используется в качестве самостоятельного средства индивидуализации для одного предприятия в целом или для сети предприятий. У каждой организации может быть только одно коммерческое обозначение. Количество же товарных знаков законом не ограничивается, один и тот же правообладатель может использовать целое семейство обозначений, различающихся между собой шрифтом или другими элементами дизайна.

Коммерческое обозначение не проходит регистрацию в государственных органах и не вносится в учредительный устав. Однако его можно зарегистрировать в качестве товарного знака по желанию владельца бизнеса.

Юридические и финансовые риски

Использование незарегистрированного товарного знака и коммерческого обозначения несет в себе большие риски:

• Вы можете нарушать права владельца зарегистрированного бренда, если ваше обозначение совпадает с ним хотя бы частично и потребитель может спутать их между собой. Если правообладатель товарного знака подаст иск в суд, то он выиграет судебное дело, а вам придется выплатить штраф, который может достигать 5 млн. рублей и больше (виды штрафов и компенсаций перечислены далее).
• Другое лицо может зарегистрировать такое же обозначение на себя и шантажировать вас, угрожая судебным иском. Такая ситуация часто возникает в том случае, когда бренд уже стал популярным среди потребителей (так называемый патентный троллинг).
• Может возникнуть конфликт с владельцем похожего доменного имени, но запретить его использование вы не вправе. Правообладатель зарегистрированного товарного знака может отобрать ваше доменное имя через суд.
• Бизнес невозможно будет передать по франшизе, так как основным условием договора франчайзинга (коммерческой концессии) является предоставление прав на зарегистрированный товарный знак. Таким образом вы теряете возможную прибыль.
• Недобросовестный конкурент может выпускать контрафакт под тем же обозначением. Доказать свои исключительные права на бренд будет очень тяжело, так как они не закреплены юридически.
• Большинство крупных маркетплейсов (Озон, Вайлдберриз, Ламода) требуют документы на товарный знак, которые подтверждают права на его использование. В любой момент, при возникновении сомнений, появлении продукции под одним и тем же брендом, администрация торговой площадки запрашивает свидетельство на товарный знак или дистрибьютерский договор. При их отсутствии витрина продавца и аккаунт блокируются.
• Если вы захотите продать свой бизнес полностью, то навряд ли найдется желающий приобрести его, так как незарегистрированный бренд – это всегда риск по вышеперечисленным причинам.

Нарушение прав других правообладателей и ответственность

Перед началом использования обозначения в качестве незарегистрированного товарного знака необходимо сделать проверку, не совпадает ли оно с теми брендами, которые уже внесены в государственный реестр. Это поможет избежать претензий от других участников рынка и судебных исков.

Нужно иметь в виду, что по закону не допускается даже частичное совпадение с зарегистрированным товарным знаком, если оно может ввести потребителя в заблуждение. В юриспруденции для оценки степени совпадения используется такое специфическое понятие, как сходство до степени смешения. Сходство в некоторых случаях может иметь неочевидный характер. Так, например, сходство до степени смешения имеется между товарным знаком «Adidas» и «Adibas» (фонетическая идентичность). Суд будет также учитывать известность зарегистрированного бренда – чем он популярнее, тем выше вероятность того, что использование похожего обозначения является противоправным.

Виды ответственности, предусмотренные за нарушение исключительных прав на чужой товарный знак и размеры штрафов приведены на схеме ниже.

Используя незарегистрированную торговую марку, вам придется все время следить за ситуацией на рынке. И если появится похожий зарегистрированный бренд, то коммерческая деятельность станет незаконной, так как она подпадет под действие вышеуказанных статей ГК РФ и УК РФ.

Патентный троллинг

Регистрация товарного знака в «Роспатенте» может проводиться не только добросовестными производителями с целью индивидуализации своей деятельности (выделения бизнеса на фоне других конкурентов и защиты бренда), но и недобросовестными лицами.

Чем большую известность и популярность на рынке приобретает бренд, тем более привлекательным он становится для злоупотреблений. Патентный троллинг – это злоупотребление правом на регистрацию интеллектуальной собственности, когда заявитель регистрирует на себя знак, зная о его использовании другим лицом.

Такая тактика может использоваться в различных целях:

• для шантажа и продажи прав на товарный знак по завышенной цене добросовестному участнику рынка;
• для паразитирования на популярности чужого бренда – потребитель уже доверяет известной марке и охотно покупает товары с похожей маркировкой;
• для блокировки конкурента.

От этого страдают не только малоизвестные торговые марки, но и именитые бренды.

Например, в 2008 г. в «Роспатенте» был зарегистрирован товарный знак «Vasheron» (свидетельство №362861) на имя ООО «Торговый дом «Ламборгини» (учредители – российские граждане). Знак использовался для маркировки бумажников, сумок, чемоданов.

В защиту производителя знаменитых швейцарских часов под маркой «VACHERON CONSTANTIN» в 2011 г. было возбуждено судебное дело с требованием аннулировать регистрацию №362861. На территории России регистрация швейцарского бренда не проводилась (но есть международное свидетельство). Оба обозначения незначительно отличаются друг от друга, налицо сходство до степени смешения, особенно фонетическое.

Судебные разбирательства длились 2 года и завершились только в 2013 г. Дело прошло через все инстанции – от Арбитражного суда г. Москвы до Президиума Суда по интеллектуальным правам и ФАС, прежде чем удалось оспорить регистрацию похожего товарного знака (дело № 1-14-105/00-08-13 о нарушении антимонопольного законодательства).

Конфликт с доменными именами

Регистрация товарного знака в «Роспатенте» дает монопольное право владельцу не только на его использование для маркировки продукции или в рекламе, но и в качестве доменного имени в сети Интернет.

«Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношение которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1. на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
2. при выполнении работ, оказании услуг;
3. на документации связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4. в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5. в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.»
Гражданский кодекс ГК РФ
статья 1484 п.2.

Обычно для домена официальной страницы бренда выбирают название, которое полностью совпадает с ним, или созвучно. Доменное имя имеет свойство заимствовать коммерческую ценность товарного знака, так как оно ассоциируется у пользователей с правообладателем бренда и качеством.

Если же ваш товарный знак не зарегистрирован, то любое лицо может купить и использовать похожий домен. В результате пользователи будут переходить на его сайт, а не на ваш.

Хорошо, если на этом Интернет-ресурсе будут предлагаться товары, которые не имеют отношения к вашему бизнесу. Но доменное имя может приносить конкуренту доход за счет вашей репутации, а низкое качество его товаров – дискредитировать вашу марку.

Запретить такую деятельность, в том числе тайпсквоттинг, может только правообладатель зарегистрированного товарного знака. Тайпсквоттинг – это регистрация доменных имен с типовыми опечатками или похожих на официальный сайт. Одним из таких ярких примеров является клон сайта Российских железных дорог (rzd.ru) – rzd-online.ru.

Регистрация доменного имени также может носить недобросовестный характер – для шантажа и перепродажи по завышенной цене. На скриншоте ниже приведены цены одного из магазина доменных имен. Обычная цена регистрации домена составляет порядка 450 рублей.

Сам факт покупки или регистрации доменных имен не противоречит российскому законодательству. Но если киберсковоттер или лицо, купившее домен, использует его с целью рекламы, реализации товаров/услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, то суд выносит решение в пользу правообладателя бренда.

Что делать, чтобы свести риски к нулю?

Есть только 2 способа обезопасить свой бизнес от вышеописанных рисков и судебных тяжб:

• Использовать обозначение, которое в принципе не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Такой вариант подходит, если у вас небольшой бизнес и вы не планируете продвижение на рынке, торговлю на маркетплейсах. Например, можно назвать свое кафе «Кондитерская» или автосервис «Автомойка». Тогда вы точно не нарушите ничьи права.
• Зарегистрировать свой товарный знак в «Роспатенте» с получением всех правовых преимуществ.

Если товарный знак уже зарегистрирован на имя другого лица по тем же видам товаров и услуг, то можно заключить с правообладателем лицензионный договор, договор отчуждения (полной продажи прав) или попытаться досрочно аннулировать чужой знак, если он не используется в течение 3 лет. Доказательство его использования возлагается судом на владельца бренда.

Как зарегистрировать товарный знак

Регистрацией товарных знаков в России занимается только одно государственное ведомство – «Роспатент». Все остальные юридические компании и патентные бюро выступают только в качестве посредника между предпринимателем и патентным ведомством.

Для регистрации торговой марки, бренда необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить, не занят ли знак другим правообладателем. Проверка производится по базам данных «Роспатента». При ее проведении необходимо учитывать сходство до степени смешения, о котором мы говорили выше. Если вы планируете создание интернет-сайта или онлайн-магазина, то название бренда нужно также проверить по доменным именам, чтобы в будущем не возникли конфликтные ситуации.
2. Оформить заявку на стандартных бланках, скачать которые можно на официальном сайте ФГБУ «ФИПС» (подразделение «Роспатента»).
3. Оплатить государственную пошлину, величина которой рассчитывается исходя из количества классов товаров/услуг по международному классификатору. Минимальный размер госпошлин – 21 700 рублей.
4. Подать заявку в «Роспатент» одним из нескольких способов – по почте заказным письмом, при личном посещении патентного ведомства, на сайте «Роспатента» или на портале «Госуслуги». При подаче электронной заявки требуется усиленная электронно-цифровая подпись и криптографическое программное обеспечение.

Экспертиза товарного знака в «Роспатенте» занимает по времени 4-6 месяцев. Если заявка составлена с неточностями, знак обладает низкой различительной способностью или есть риск введения потребителей в заблуждение, то проверка может занять больше времени – до 1,5 лет. При этом может быть вынесено отказное решение без возврата уплаченных пошлин.

Подробнее о самостоятельной регистрации товарного знака вы можете узнать в статье нашего блога «Как зарегистрировать товарный знак самостоятельно в 2023 году? Пошаговое руководство».

Патентное бюро Ezybrand

Интересы заявителя в «Роспатенте» могут представлять патентные поверенные, которые специализируются на патентном праве и средствах индивидуализации – товарных знаках. Их деятельность регулируется Федеральным законом № 316-ФЗ от 30.12.08 г.

В штате патентного бюро Ezybrand работают патентные поверенные, которые прошли государственную аттестацию по специализации «Товарные знаки» и имеют более чем 10-летний опыт работы в этой сфере.

Вы можете заказать регистрацию товарного знака «под ключ» с его полной проверкой на соответствие требованиям законодательства и сопровождением экспертизы в «Роспатенте», или использовать одну из услуг, которая вам необходима:

• проверка по базам данных патентного ведомства;
• мониторинг нарушения прав на товарный знак в сети «Интернет»;
• сравнение товарных знаков для определения степени их сходства;
• ускоренная регистрация товарного знака за 2 месяца;
• аннулирование чужого товарного знака при злоупотреблении правом на регистрацию или его неиспользовании правообладателем;
• заключение договора лицензии или отчуждения с владельцем товарного знака.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!